IP Mark

Il existe un mécanisme peu usité qui permet au titulaire d’intégrer, au sein d’un enregistrement international de marque existant, des marques nationales ou régionales antérieures afin de faciliter leur gestion et surtout de réduire les coûts liés à leur renouvellement.

Il s’agit de la procédure dite « de remplacement ». La marque nationale ou régionale est, d’abord, intégrée au sein de l’enregistrement international en tant que « partie contractante », puis peut être abandonnée (non renouvelée) en tant que « titre national ». Celui-ci perdurera au sein dudit enregistrement international.

Ce remplacement est censé se réaliser automatiquement. Toutefois, nombreux sont les Offices qui ont mis en place des procédures spécifiques. Elles ont pour but de garantir que les informations consécutives à un remplacement seront mises à la disposition des tiers au sein des registres nationaux ou régionaux, ainsi que sur le registre international.

Lorsque l’Office national ou régional concerné a pris acte d’une demande de remplacement de la part d’un titulaire, il doit ensuite le notifier au Bureau international de l’OMPI. Une fois que le Bureau international a reçu la notification, il inscrit les informations concernant le remplacement au registre international et en informe le titulaire. Ces informations sont également publiées dans la gazette, ce qui permet aux tiers d’en avoir connaissance.

Ces procédures de remplacement diffèrent selon les Offices. Certains disposent de simples formulaires, d’autres requièrent, en plus de ces formulaires, l’acquittement de taxes spécifiques (comme c’est le cas pour l’Office américain des marques (USPTO)).

Pour les marques de l’Union européenne, la demande d’inscription d’un remplacement est présentée auprès de l’Office européen (EUIPO) qui n’exige pas l’utilisation d’un formulaire spécial, ni le règlement d’une quelconque taxe.

Pour les marques britanniques, un formulaire dédié (TM28) doit être présenté auprès de l’Office britannique (UKIPO) qu’il traitera gracieusement. A ce titre, le recours à ce mécanisme peut être judicieux pour intégrer, au sein d’un enregistrement international, une marque britannique « clonée » à la suite au Brexit et se dispenser des coûts liés à son renouvellement.

Pour les marques françaises, il importe de faire parvenir auprès de l’Office français (INPI) une demande comportant les informations suivantes : l’enregistrement international, le numéro de la marque française, avec la date de dépôt et d’enregistrement, ainsi que les produits et/ou services concernés par le remplacement si celui-ci est partiel. Cette demande doit être déposée via le compte client auprès de l’INPI dans la rubrique « Etendre sa marque à l’international » → « OPERATION POSTERIEURE » → « Règle22 /Rejet ». Il faut indiquer le numéro de l’enregistrement international, puis téléverser le courrier.

Si le mécanisme de remplacement permet effectivement de rationnaliser et de réduire les coûts d’entretien d’un portefeuille de marques (en se délestant de marques nationales ou régionales), il importe de souligner que cela n’est pas sans conséquence.

Par exemple, en cas de cession partielle de l’enregistrement international pour les territoires issus d’un remplacement le cessionnaire devra au préalable s’assurer qu’il répond bien aux critères d’éligibilité pour être titulaire d’un enregistrement international. Il devra être soit ressortissant de l’un des membres du système de Madrid, soit être domicilié ou avoir un établissement industriel ou commercial dans l’un des membres dudit système.