Titulaires de marques, de dessins et modèles : Les clefs pour un Brexit réussi

Titulaires de marques, de dessins et modèles : Les clefs pour un Brexit réussi

Le 31 décembre 2020, la période de transition prévue par l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne prendra fin.

Des changements sont donc à prévoir dès le 1er janvier 2021 au regard des marques, dessins et modèles de l’Union européenne et des parties européennes d’enregistrements internationaux de marques et de dessins et modèles.

I. Conversion des titres européens en titres britanniques

1. Conversion automatique

Pour les marques et dessins et modèles de l’Union européenne (et parties européennes d’enregistrements internationaux de marques et de dessins et modèles) enregistrés avant le 1er janvier 2021, ces titres européens seront automatiquement convertis, en titres britanniques équivalents, sans nouvel examen, ni taxe à payer, avec le bénéfice de leur date initiale de dépôt. Les titulaires auront la possibilité d’y renoncer.

Les titulaires ne recevront aucune notification de l’Office britannique (UKIPO), ni de nouveau certificat d’enregistrement. Toutefois, ils pourront accéder aux détails de leurs nouveaux titres britanniques sur le site internet de l’UKIPO. Ils devront donc veiller à les intégrer au sein de leurs portefeuilles de marques ou à confier cette tâche à leur conseil, afin de ne pas manquer les échéances de renouvellement à venir.

2. Conversion libre

Pour les marques et dessins et modèles de l’Union européenne et parties européennes d’enregistrements internationaux de marques et de dessins et modèles non enregistrés au 1er janvier 2021, les titulaires disposeront, à compter de cette date, d’un délai de 9 mois (soit jusqu’au 30 septembre 2021) pour procéder à un dépôt national de leurs titres auprès de l’UKIPO, moyennant le paiement de taxes et un nouvel examen.

L’intérêt de cette conversion est de préserver la date de dépôt initiale des titres européens (incluant les éventuelles revendications de priorité et/ou d’ancienneté) et éviter ainsi des dépôts intercalaires de la part de tiers. A défaut de profiter de ce délai, aucun droit issu des titres européens ne pourra plus être revendiqué au Royaume-Uni.

II.Renouvellements à compter du 1er janvier 2021

Les marques et dessins et modèles de l’Union européenne (et parties européennes d’enregistrements internationaux de marques et de dessins et modèles) à renouveler à partir du 1er janvier 2021 feront l’objet de deux renouvellements distincts si les titulaires souhaitent maintenir leur protection au sein de l’Union européenne d’une part et du Royaume-Uni d’autre part.

L’un des deux renouvellements devra être effectué auprès de l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) pour les marques ou dessins/modèles de l’Union européenne ou auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour les enregistrements internationaux de marques ou de dessins/modèles.

L’autre renouvellement devra être présenté devant l’UKIPO pour le titre britannique nouvellement créé arrivant à expiration après le 1er janvier 2021. Le délai de grâce des marques et dessins/modèles de l’Union européenne de six mois est maintenu, auquel s’ajoutera un complément additionnel de six mois, sans surtaxe, prévu par l’UKIPO sous conditions.

III.Désignation d’un mandataire britannique

Un délai de trois ans à compter du 31 décembre 2020 devrait être accordé aux titulaires des nouveaux titres britanniques pour désigner un conseil local en qualité de mandataire auprès de l’UKIPO.

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